游戏名称商标侵权抗辩之通用名称

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  作者康乐

  【导读】在侵犯商标专用权案件中,被告常用的抗辩手段之一便是诉争商标乃通用名称,因而即使被注册为商标也因为显著性被淡化从而无权禁止他人正当使用;同理,在申请注册商标被驳回的理由中,游戏名称属通用名称也是商评委驳回商标注册申请的理由之一。

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  通用名称是什么东东?根据商标局颁布的《商标审查及审理标准》规定,通用名称、图形、型号,是指国家标准、行业标准规定的或者约定俗成的名称、图形、型号,其中名称包括全称、简称、缩写、俗称。对游戏名称而言目前尚未有国家标准和行业标准规定,所以,审查的重点就是诉争游戏名称是否属于约定俗成的名称。

  约定俗成的通用名称认定规则

  1.被专业工具书、辞典等列为商品名称的,可以作为认定约定俗成的通用名称的参考;但是,仅应作为参考并非当然充分依据,主要依赖于市场的客观情况。

  在“QQ炫舞”一案中被告仅提交了百度百科,通过查询百度百科中“炫舞”词条,其中解释“中文名:2场景音乐,场景音乐主要是指在某一个单一场景中使用的,只对具体场景发挥作用的音乐……”以此证明“炫舞”的检索结果并非唯一确定。法院认为,被告仅提交百度百科中关于“炫舞”的查询结果等证据,尚不足以证明自己所主张的内容,亦未能举证证明“炫舞”已被相关公众普遍认为能够指代一类商品或服务的某一名称而成为约定俗成的通用名称。

  前述案例可知,被告意图仅仅通过一部词典或者百度百科的方式来彻底否定原告游戏名称的显著性,这样的举证方式是不充分的,抗辩观点很难获得法院的采纳。

  2. 具有指代商品或服务功能的诉争名称可以被认定为通用名称,但要排除其来源识别的功能。简单理解就是,原告游戏名称知名度较高已经家喻户晓,但这并不意味着该名称已经进入公有领域沦为通用商标,除非被告可以举证证实,同行业其他经营者已经将诉争商标作为游戏名称进行使用了。

  3. 判断某个词语是否属于相关商品或服务的通用名称,应当以该商品或服务的相关公众消费者为判断主体,并考虑该词语是否经过使用获得了识别商品或服务来源的第二含义。

  在“开心消消乐”一案中法院认为,被告没有提供充分有效的证据证明消除类游戏等同于“消消乐”,无证据显示“消消乐”能够指代消除类游戏。虽然“开心”一词表明高兴的情感,“消消乐”按照一般的理解,可以体现该款游戏为消除类游戏,但是“开心消消乐”的组合为原告公司独创,具有显著性,且经过原告公司长期的大量宣传和使用,相关商标在游戏行业内已具有较高的知名度和显著性,故对被告有关“开心消消乐”中含有“消消乐”为通用名称及该商标不具有显著性的辩称不予采信。

  法院在“开心消消乐”一案中即体现了,缺乏显著性的商标经过使用可以取得显著特征的审判观点。首先,从使用主体来看,“开心消消乐”的游戏名称是原告公司独创,由原告公司使用,其他消除类游戏并未使用过该名称,诉争商标在客观上具有唯一、稳定的指向性;其次,从相关公众消费者来看,经过原告公司对“开心消消乐”游戏的大量宣传推广,相关公众已将“开心消消乐”与原告公司提供的消除类游戏紧密联系。因此,“开心消消乐”商标具有了识别服务来源的第二含义。

  那么成功申请注册商标的游戏名称是否就无后顾之忧了呢?非也!

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  什么是“注册商标成为其核定使用商品的通用名称”?注册商标成为其核定使用商品的通用名称,是指原本具有商标显著特征的注册商标,在市场实际使用过程中,退化为其核定使用商品的通用名称。

  “大富翁”一案就是商标淡化的例子。该案中,被告公司提供了大量的证据证实“大富翁”是一类模拟现实经商之道的游戏的通用名称,法院据此认为,由于“大富翁”作为一种在计算机上“按骰子点数走棋的模拟现实经商之道的游戏”已经广为人知,“大富翁”已成为这种商业冒险类游戏约定俗成的名称,如果他人正当使用“大富翁”文字用以概括或说明游戏的对战目的、规则、特点和内容时,则不应被认定为是商标侵权行为。

  前述案例可以看出,法院对通用名称的认定关键点在于,诉争商标无法在市场上发挥商品来源的识别作用,相反却因为众多企业使用的缘故导致相关公众将其认知为指代商品的符号。

  在“大富翁”一案中,被告不仅要证明“大富翁”商标是通用名称还需要证明被告是正当使用该名称,何为之“正当使用”呢?即对商标的叙述性使用构成正当使用,这里主要考量几个因素:

  ① 使用是否是为了说明或描述自己的商品或者服务,“大富翁”案中被告公司使用自身游戏名称“盛大富翁”有两种方式,一种是在游戏文字介绍中作为游戏名称使用;另一种是在相关网页左上角显示相应标识或者在游戏画面右上角显示相应标识等;被告公司并未将被控侵权标识使用于其网站的所有在线游戏服务上,以此分析,被告使用商标的目的是为了说明游戏的对战目的、规则、特点和内容。

  ② 使用是否会造成相关公众的混淆、误认,“大富翁”案中被告网站“游戏介绍”中清楚地写明“《盛大富翁》是由被告公司自主研发的一款休闲网络游戏” 相关公众一般不会将被告公司的“大富翁”游戏误认为是原告公司的“大富翁”游戏,也不会将两者的服务来源相混淆。

  ③ 使用是否出于善意,“大富翁”案中被告仅在与“掷骰子前进,目的是通过买地盖房等商业活动在经济上击败对手并成为大富翁”这一款游戏相关的在线游戏服务中使用了被控侵权标识,被告的目的是为了叙述游戏的特有规则和玩法,没有让相关公众产生混淆的恶意。

  ④ 是否作为商标使用,实践中判断游戏注册商标的使用是否构成商标性使用时,应当考虑该商标使用人是否意在混淆一般消费者对游戏来源的认知,以及是否对注册商标进行了突出使用,可能导致公众混淆作出判断。

  这里笔者提一个建议,上述案例都会围绕诉争商标是否属于通用名称进行审查,其实,能不能换一个思路,在被告提出通用名称抗辩时,首先审查的是被诉侵权游戏名称是否属于商标性使用,如果不是商标性使用,就无须进行其他侵权构成要件的审查,从而节省司法资源,提高诉讼效率。

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  作者:康乐律师 专注网游和电竞的法律实务研究,担任多名主播、电竞选手的私人法律顾问,为独立游戏工作室和电竞俱乐部提供专项法律服务,解决经纪合同、劳动合同、著作权、不正当竞争等纠纷。

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